“ACTUAL USE” VÀ “INTENT TO USE” QUAN TRỌNG THẾ NÀO KHI ĐĂNG KÝ TRADEMARK?

Nếu bạn chưa từng sử dụng nhãn hiệu của mình trong thương mại nhưng có ý định sẽ sử dụng trong tương lai, bạn có thể tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với cơ sở nộp đơn là dự định sử dụng "Intent to use - ITU". Ngược lại, nhãn hiệu của bạn đã được sử dụng trước đó trong thương mại vậy bạn cần nộp đơn đăng ký với cơ sở là đã sử dụng thực tế "Actual use".

INTENT TO USE?

Là trạng thái thể hiện nhãn hiệu chưa được sử dụng trong thương mại ở bất kỳ đâu, dù online hay offline. 

Nếu ban đầu đơn đăng ký của bạn được nộp ở trạng thái này, trong quá trình thẩm định đơn của bạn USPTO sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh specimen (là ảnh thể hiện sản phẩm mang nhãn hiệu, có thể là tag/label hay bao bì sản phẩm thể hiện nhãn hiệu liên quan tới sản phẩm đang bán, mỗi nhóm sản phẩm sẽ cần 1 ảnh specimen đại diện). Cùng các tài liệu liên quan và phí $100 cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ.

Yêu cầu đối với đơn đăng ký ở dạng "Intent to use":

1. Chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, kể từ thời điểm nộp đơn tới khi USPTO chỉ định chuyên viên thẩm định; Hoặc

2. Khi USPTO ban hành Thông báo Chấp thuận (Notice of Allowance) yêu cầu chủ đơn chứng minh sử dụng nhãn hiệu và trả thêm phí theo quy định của USPTO. Chứng minh sử dụng bao gồm: 

(a) Ngày đầu tiên nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại; và 

(b) Hình ảnh specimen (mỗi nhóm đại diện 1 ảnh). 

Trường hợp chủ đơn không thể nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu trong thời hạn nêu trên thì có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn thời hạn nộp tuyên bố và bằng chứng sử dụng nhãn hiệu 5 lần liên tiếp, mỗi lần 6 tháng và sẽ phải nộp phí gia hạn thời hạn nộp tuyên bố và bằng chứng sử dụng nhãn hiệu theo quy định của USPTO.

=> Link tham khảo về 3 khoảng thời gian dành cho đơn đăng ký nhãn hiệu “Intent to use” 

https://www.uspto.gov/trademarks/apply/intent-use-itu-applications

ACTUAL USE?
Là trạng thái thể hiện bạn đã sử dụng nhãn hiệu ở bất cứ đâu và nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại. Bạn sẽ cần cung cấp các thông tin để chứng minh nhãn hiệu đã actual use và điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản phí $100/nhóm trong quá trình thẩm định.  

- Hai mốc thời gian cần lưu ý: (1) ngày đầu tiên nhãn hiệu được sử dụng ở bất cứ đâu, đây có thể là ngày mà nhãn hiệu được nghĩ ra và được xây dựng tên tuổi (2) ngày đầu tiên nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại, đây có thể là ngày mà nhãn hiệu bắt đầu được sử dụng để kinh doanh các sản phẩm trong thương mại ở Mỹ hay trên các sàn thương mại điện tử như Amazon, Shopify, Etsy,...

- Specimen: là ảnh thể hiện sản phẩm mang nhãn hiệu; ảnh chụp cần là ảnh thực, không được photoshop hay sử dụng ảnh mockup.

- Website hoặc link store trên Amazon: website bán hàng riêng (tiếng anh) đã listing sản phẩm và tương tự với store trên Amazon cũng cần listing sản phẩm đang bán. 

Trước khi tiến hành đăng ký trademark bạn cần xác định rõ nhãn hiệu của mình hiện đang thuộc trạng thái nào để tiến hành đăng ký phù hợp. Bạn có thể liên hệ JNT để được tư vấn phương án tốt nhất cho đơn đăng ký của bạn.

*Lưu ý. Bài viết mang tính chất tư vấn dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của chuyên viên công tác tại JNT, mang mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý hoặc tuyên bố thay thế dưới bất kỳ hình thức nào.

Auth. Thu Phương